商标恶意抢注中可进行在先使用的抗辩

2023-11-30 15:30 刘鑫
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一、法律条文

1《中华人民共和国商标法》

第七条第一款 申请注册和使用商标,应当遵循诚实信用原则。

第三十二条 申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

第五十九条第三款 商标注册人申请商标注册前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的,注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标,但可以要求其附加适当区别标识。

2、《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》

第二十三条 在先使用人主张商标申请人以不正当手段抢先注册其在先使用并有一定影响的商标的,如果在先使用商标已经有一定影响,而商标申请人明知或者应知该商标,即可推定其构成“以不正当手段抢先注册”。但商标申请人举证证明其没有利用在先使用商标商誉的恶意的除外。

在先使用人举证证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的,人民法院可以认定为有一定影响。

在先使用人主张商标申请人在与其不相类似的商品上申请注册其在先使用并有一定影响的商标,违反商标法第三十二条规定的,人民法院不予支持。

二、基本案情

2015年12月18日,原告在香港注册成立,同年12月31日,其申请注册第18766213号“Ambitmicro”商标,于2017年2月7日获准注册,核定使用在第九类计算机存储装置、计算机硬芯、芯片(集成电路)等商品上。2010年1月20日,被告公司成立于美国。2012年8月19日,被告向美国专利商标局申请注册“AMBIQ MICRO”商标(第九类半导体装置),于2013年4月30日获准注册。自2014年1月起,被告在中国通过多个经销商销售其产品,产品获多个业内媒体报道。2017年5月31日开始,原告多次向被告及其投资方、多个经销商发送警告函,称其销售“Ambiq Micro”微控制器及实时时钟产品侵害了原告“Ambitmicro”商标权。被告收到律师函后,于同年7月以原告商标系恶意抢注为由向商评委提出无效宣告请求,并陆续在我国大陆及香港、澳门、台湾地区申请注册第九类商品上的“AMBIQ MICRO”等商标,除大陆地区的商标被原告提起异议外,其余均获准注册。2018年7月,原告提起诉讼,认为被告生产、销售的“Ambiq Micro”芯片等产品侵害了原告“Ambitmicro”,要求被告停止侵权、赔偿40万元。经法院审理查明,原告成立后未经营,仅在2018年4月26日与案外人达成一笔关于销售260个Ambitmicro品牌SD卡、U盘及TF卡的交易,货款8700元。原告网站上原先展示的产品系标价为0的Microsoft Windows、戴尔、索尼等商品,“公司新闻”中均系与原告无关的新闻。在前述交易后,原告在其网站上增加以上三款产品,但参数介绍分别系手机、财务管理软件及Windows7介绍。

三、本案争点

被告商标先用权抗辩是否成立?

裁判观点及理由

(一)裁判观点

通过审查原告取得商标权及行使权利的过程,认定原告的行为构成以不正当手段抢先注册被告在先适用的有一定影响的商标及滥用商标权的行为,违反了诚实信用原则不应受到法律保护。

(二)裁判理由

被告公司自20141月开始通过经销商在中国销售被诉产品,在原告申请注册涉案商标前,被诉产品在中国已具备一定销售规模和媒体报道,在2016年获得行业内高度认可,可认定其在集成电路行业有一定影响。被诉产品系科技密集型产品,原告并不具备相应技术能力,亦自认了对该行业不了解。但原告在公司成立当月即申请注册涉案商标,获准注册开始大量发送侵权警告函并向监管部门投诉,可见其申请注册商标有刻意针对被告公司之嫌。原告成立后长期不经营,仅在商标注册近一年且被告公司已提出无效申请九个月时,与案外人达成一笔关于小型存储设备交易,并不符合商业活动中使用商标的惯常做法,其宣传商品的网站内容也存在明显的不合理之处。据此认定,原告申请注册涉案商标并不具有真实的使用用途且系出于不正当目的;同时,原告在获准注册后批量发送侵权警告函、行政投诉及提起本案诉讼的行为属权利滥用。法院据此认定原告申请注册和行使商标权均违反了诚实信用原则、判决驳回其诉讼请求。宣判后,双方均未上诉,一审判决已生效。


案号:(2018)沪0115民初46794号